En el ecosistema de startups y de inversión de capital riesgo, una conversación sobre tecnología en el momento equivocado puede destruir años de ventaja competitiva. Cuando una empresa divulga su invención, su algoritmo o su base de datos antes de haber registrado sus derechos, ese activo intangible puede convertirse en dominio público de forma irremediable. La oportunidad desaparece con la misma rapidez con que se abrió.
La protección de los activos intangibles de una startup descansa sobre cuatro pilares normativos distintos. Cada uno opera con lógica propia y exige actuaciones diferenciadas.
El primero es el Derecho de patentes. La normativa de patentes vigente en España, instrumentada a través de la Ley de Patentes, establece que una invención solo es patentable si es, entre otros requisitos, nueva. La novedad se destruye por cualquier divulgación anterior a la fecha de solicitud, con independencia de quién la haya realizado. Dicho de forma directa: si el fundador ha presentado su tecnología en una conferencia, en una demostración para inversores o en un prototipo entregado sin acuerdo de confidencialidad, esa divulgación puede impedir la obtención de la patente.
En nuestra práctica hemos observado que la confusión más frecuente en el entorno startup surge precisamente aquí. El equipo técnico asume que "presentar la idea" es distinto de "divulgar la invención". No lo es. La normativa no distingue entre el formato de la comunicación, sino entre la anterioridad de la divulgación respecto de la fecha de prioridad de la solicitud.
El segundo pilar es el Derecho de marcas. A diferencia de las patentes, la marca no requiere novedad en sentido técnico, sino disponibilidad y capacidad distintiva. Sin embargo, el uso previo sin registro crea un escenario de incertidumbre: terceros pueden registrar denominaciones confusamente similares en las clases relevantes, y la empresa carecerá de título de dominio registral para oponerse con eficacia. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) gestionan respectivamente el registro nacional y el de la marca de la Unión Europea. La marca UE otorga cobertura en todos los Estados miembros mediante un único expediente y un único título.
El tercer pilar es la protección del secreto empresarial. La normativa española sobre secretos empresariales – transpuesta de la Directiva europea correspondiente – protege la información confidencial que cumple tres condiciones: ser secreta, tener valor comercial precisamente por su carácter secreto y estar protegida mediante medidas razonables de confidencialidad. Cuando una startup divulga su know-how o su base de datos sin medidas de protección, pierde la calidad de secreto empresarial y, con ella, el régimen de protección específico que habría podido invocar frente a competidores o extrabajadores.
El cuarto pilar es la propiedad intelectual sobre creaciones de autoría: software, bases de datos y obras originales. En este ámbito, el Derecho español no exige registro para que nazca el derecho; la protección surge con la creación. No obstante, la ausencia de documentación clara sobre la autoría y la titularidad genera conflictos en el momento de las rondas de financiación y en los procedimientos de diligencia debida (due diligence).
El proceso de captación de inversión es, por su naturaleza, un proceso de divulgación. Para convencer a un inversor, la startup debe compartir información sobre su tecnología, su mercado y su propuesta de valor. Esta tensión entre la necesidad de comunicar y la obligación de proteger es el núcleo del problema.
Hemos asesorado a compañías tecnológicas que llegaban a la fase de negociación de una term sheet (hoja de términos) con inversores de capital riesgo habiendo realizado presentaciones técnicas detalladas en foros públicos meses antes. En esos casos, la valoración del portafolio de intangibles quedaba comprometida porque la solicitud de patente, presentada después de las presentaciones, podía enfrentar objeciones de novedad basadas en las propias comunicaciones de la empresa.
El acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) es el instrumento contractual habitual para gestionar esta tensión. Sin embargo, su eficacia tiene límites prácticos relevantes. Los grandes fondos de capital riesgo suelen negarse a firmar acuerdos de confidencialidad en fases tempranas de scouting. La startup debe, por tanto, diseñar sus materiales de presentación de forma que revelen suficiente para atraer interés sin comprometer la novedad de la invención. Este diseño requiere asesoramiento previo, no posterior.
Además, la cláusula de no competencia (non-compete) que se negocia con cofundadores y empleados clave forma parte del mismo ecosistema de protección. Una startup que no documenta adecuadamente la cesión de derechos de propiedad intelectual de sus fundadores y empleados al vehículo societario descubrirá, en el proceso de due diligence, que los inversores no pueden verificar quién es titular de los activos tecnológicos. Ese hallazgo, sistemáticamente, retrasa o frustra la operación.
La gestión del riesgo de divulgación prematura no es una cuestión exclusivamente jurídica. Es una cuestión de dirección estratégica. Estas son las decisiones que el equipo directivo debe tomar y los plazos que no admiten demora.
La solicitud de patente fija la fecha de prioridad. A partir de ese momento, la normativa internacional derivada del Convenio de París otorga doce meses para extender la protección a otros países mediante el sistema PCT o mediante solicitudes directas, manteniendo la fecha de prioridad original. Esto significa que la empresa puede solicitar primero en España ante la OEPM y, dentro de ese período, decidir en qué mercados extenderá la protección. Esa decisión tiene implicaciones presupuestarias relevantes y debe planificarse con antelación.
Lo que no admite demora es la presentación de la solicitud inicial. Cada día de retraso es un día durante el cual una presentación pública, una publicación técnica o una demostración a un potencial socio comercial puede destruir la novedad.
La marca debe solicitarse, como norma de prudencia, antes de que la denominación social o el signo sea utilizado públicamente. El plazo de oposición a una solicitud de marca ante la EUIPO es de dos meses desde la publicación de la solicitud. Durante ese período, los titulares de marcas anteriores confusamente similares pueden oponerse. Si la empresa ya ha invertido en construcción de marca antes de resolver los conflictos registrales, el coste de un cambio de denominación es exponencialmente mayor.
La decisión entre solicitar marca nacional ante la OEPM o marca de la Unión Europea ante la EUIPO depende de la estrategia de mercado. La marca UE es eficiente para empresas con vocación paneuropea desde el inicio; la marca nacional es más ágil y menos costosa para empresas que operan inicialmente en España. Ambas pueden combinarse y no son excluyentes.
El secreto empresarial requiere medidas activas de protección. La empresa debe implementar, antes de que el know-how circule entre empleados, colaboradores y asesores, un protocolo documentado: clasificación de la información, acceso restringido, cláusulas contractuales específicas y registro de quién accede a qué. Un protocolo deficiente no solo debilita la protección jurídica; también dificulta la acreditación del daño en caso de apropiación indebida.
Según los datos publicados por la OEPM en sus estadísticas anuales, el número de solicitudes de patentes nacionales en España ha mostrado variaciones significativas en los últimos ejercicios, con una mayor proporción proveniente de empresas que presentaron solicitudes antes de su primer lanzamiento comercial. El dato ilustra que las empresas más activas en innovación han interiorizado la disciplina de la prioridad registral.
Uno de los hallazgos más frecuentes en los procesos de due diligence previos a rondas de inversión es la ausencia de cesión formal de los derechos de propiedad intelectual de los fundadores a la sociedad. El código fuente, los modelos de inteligencia artificial, las bases de datos y los diseños industriales desarrollados por los cofundadores antes de la constitución de la sociedad – o durante los primeros meses, cuando la estructura jurídica aún no estaba formalizada – pertenecen al autor persona física salvo documento de cesión expresa. Sin ese documento, la sociedad carece de título sobre sus propios activos.
La Ley de Sociedades de Capital y la normativa de propiedad intelectual española exigen un tratamiento diferenciado para la cesión de derechos: no basta con que el fundador sea socio; es necesario un contrato de cesión o un acuerdo de licencia explícito. Hemos acompañado a startups en la regularización de esta situación en fases avanzadas de negociación, cuando el coste jurídico y el tiempo invertido son considerablemente mayores que si la documentación se hubiera estructurado desde el inicio.
No toda situación de divulgación previa es irrecuperable. La gestión del daño depende del tipo de activo, del alcance de la divulgación y del tiempo transcurrido.
En materia de patentes, algunas jurisdicciones –particularmente Estados Unidos con su sistema de grace period– reconocen un período de gracia que permite al propio inventor solicitar la patente dentro de un año desde su propia divulgación. La normativa europea no reconoce, en términos generales, ese período de gracia con la misma amplitud. Esta asimetría es relevante para startups con vocación de expansión transatlántica: una divulgación que destruye la novedad en Europa puede no afectar a la patentabilidad en el mercado estadounidense, lo que permite diseñar una estrategia de protección geográficamente diferenciada. Cuando gestionamos operaciones con esa dimensión, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
En materia de marcas, la divulgación previa sin registro no destruye, en sí misma, el derecho a registrar, pero sí puede crear anterioridades de uso en manos de terceros que dificulten el registro posterior. La empresa debe actuar con celeridad para presentar la solicitud y, si existen conflictos preexistentes, gestionarlos en el procedimiento de oposición.
En materia de secreto empresarial, la divulgación que destruye el carácter secreto de la información es, en principio, irreversible respecto de las personas que ya han accedido a ella. Sin embargo, la empresa puede reconducir la protección hacia otros instrumentos: el contrato de licencia puede sustituir parcialmente al secreto empresarial cuando la contraparte ya conoce la información y la relación contractual permite estructurar obligaciones de confidencialidad y de no explotación independiente.
En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas e industriales en la protección de sus intangibles, identificamos tres patrones de error que se repiten con independencia del sector y del tamaño de la empresa.
El primero es el error de la priorización inversa: registrar la marca antes que la patente. La lógica commercial prima sobre la jurídica y el equipo se preocupa de la identidad de marca antes que de la protección de la invención. La marca es recuperable en muchos casos; la novedad de la patente, una vez destruida, no lo es.
El segundo es el error del contrato de confidencialidad tardío. La startup firma el NDA después de la primera reunión sustantiva con el inversor o el potencial socio tecnológico. La información relevante ya ha circulado en esa primera reunión sin protección contractual. El momento correcto es antes de cualquier comunicación de contenido técnico.
El tercer error es la confusión entre registro de marca español y protección europea. Con tener la marca registrada en España ya está todo protegido: esta creencia es errónea. El registro nacional ante la OEPM no otorga derechos en el resto de los países de la Unión Europea. Una startup española que exporta a Francia, Alemania o Italia con solo un registro nacional español está desprotegida en esos mercados. El alcance del registro, los contratos de licencia y la protección del secreto definen quién controla realmente el intangible.
El proceso de diligencia debida (due diligence) en una ronda de inversión de capital riesgo incluye, de forma sistemática, la revisión de la cartera de propiedad intelectual e industrial. Los inversores verifican: qué está registrado, en qué jurisdicciones, cuándo vence, si existen cargas o licencias exclusivas, y si la titularidad corresponde sin ambigüedad al vehículo societario que recibe la inversión.
Una cartera bien documentada no solo reduce el riesgo percibido; también refuerza la valoración. La diferencia entre una startup con una patente solicitada ante la OEPM o ante la Oficina Europea de Patentes y una startup con el mismo desarrollo tecnológico pero sin solicitud presentada es, desde la perspectiva inversora, la diferencia entre un activo verificable y una promesa sin soporte jurídico.
El contrato de licencia, cuando existe, introduce una capa adicional de complejidad. Si la tecnología está licenciada a un tercero, el inversor necesita conocer los términos de esa licencia: ¿es exclusiva o no exclusiva? ¿Tiene cláusulas de sublicencia? ¿El licenciatario tiene derecho de primera oferta o preferencia en una eventual transmisión de la empresa? Estas preguntas son habituales en los procesos de inversión que hemos acompañado, y su respuesta puede acelerar o retrasar el cierre de la operación.
Puede resultarle de utilidad revisar nuestra práctica en propiedad intelectual y tecnología, donde abordamos el asesoramiento integral sobre protección de activos intangibles, desde la solicitud de registro hasta la negociación de contratos de licencia.
La economía del asesoramiento jurídico en materia de propiedad intelectual para startups responde a una lógica clara: el coste de la prevención es sistemáticamente inferior al coste de la corrección.
Un protocolo de protección diseñado antes del primer lanzamiento comercial –que comprende la solicitud de patente, el registro de marca, los acuerdos de confidencialidad y la documentación de la titularidad– requiere una inversión de tiempo y recursos significativamente menor que la gestión de una patente denegada por falta de novedad, un conflicto de marca en una ronda avanzada o una disputa de titularidad con un cofundador que abandona la empresa.
El riesgo de inacción no es abstracto. Según las estadísticas de la OEPM, la duración de una marca registrada es de diez años renovables. Ese horizonte temporal solo existe si la solicitud se presenta. Cada mes de retraso es un mes de titularidad que no se acumula y un mes durante el cual un tercero puede presentar una solicitud conflictiva.
En la práctica de nuestra firma, el asesoramiento temprano en startups y en operaciones de capital riesgo sigue un patrón estructurado. Primero, auditamos la cartera de intangibles existente: qué hay, quién es titular, qué está registrado y qué no. Segundo, diseñamos la hoja de ruta de protección alineada con el calendario de rondas de inversión y de lanzamiento de producto. Tercero, ejecutamos las solicitudes de registro y redactamos los contratos de licencia y confidencialidad necesarios. Cuarto, acompañamos el proceso de due diligence para garantizar que la documentación está en el orden que los inversores esperan encontrar.
Para las empresas que ya tienen una ronda en curso, el análisis de transferencia de tecnología y de gestión de derechos de propiedad intelectual puede consultarse en nuestro análisis sobre transferencia de tecnología, donde abordamos los aspectos contractuales y de titularidad que resultan determinantes en operaciones complejas.
¿Cuándo es el momento adecuado para iniciar este proceso? La respuesta es anterior a cualquier presentación pública, a cualquier demostración ante inversores y, por supuesto, a cualquier lanzamiento comercial.
Una vez que la startup ha recibido inversión de un fondo de capital riesgo, la gobernanza del portafolio de intangibles adquiere una dimensión adicional. Los pactos de socios habitualmente incluyen cláusulas que obligan a la sociedad a mantener y renovar los registros de propiedad industrial, a notificar a los socios de cualquier infracción relevante y a obtener aprobación del consejo o del comité de inversión para la concesión de licencias exclusivas o para la enajenación de activos tecnológicos.
El incumplimiento de estas obligaciones puede activar mecanismos de protección del inversor: derechos de arrastre, ajustes en la valoración de futuras rondas o incluso cláusulas de incumplimiento que aceleran la amortización de instrumentos convertibles. En nuestra experiencia, los conflictos entre fundadores e inversores en esta materia surgen con mayor frecuencia cuando la empresa ha concedido una licencia no documentada adecuadamente o cuando ha dejado caducar un registro por falta de control del calendario.
La protección de la patente europea con efecto unitario, instrumento disponible desde 2023 para simplificar la cobertura paneuropea de las invenciones, introduce nuevas oportunidades de optimización del portafolio. Nuestro análisis sobre la patente europea con efecto unitario desarrolla las implicaciones prácticas de este instrumento para empresas con presencia o ambición internacional.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales en distintos momentos del ciclo de vida de la empresa, desde la fase pre-semilla hasta la salida. En todos los casos, la disciplina registral y contractual implementada antes de los hitos críticos –lanzamiento, ronda, expansión internacional– ha determinado la capacidad de la empresa para defender y monetizar su ventaja competitiva.
A modo de síntesis operativa, recogemos los elementos de verificación que toda empresa con activos intangibles relevantes debería revisar antes de cualquier proceso de comunicación externa o de captación de inversión.
Este listado no agota el análisis necesario para cada caso concreto. Sirve como punto de partida para identificar las áreas de exposición más frecuentes.
Las cuestiones de propiedad intelectual en startups presentan frecuentes puntos de contacto con el Derecho societario y con la práctica de operaciones. La estructuración jurídica del vehículo que detenta los intangibles, la redacción de los pactos de socios y la negociación de los instrumentos de inversión forman parte de un proceso integrado que nuestro equipo de Derecho societario y operaciones aborda de forma coordinada con la práctica de propiedad intelectual y tecnología. Asimismo, la fiscalidad de los activos intangibles –incluyendo los regímenes de patent box y la deducción por actividades de investigación y desarrollo– conecta con nuestra práctica fiscal y tributaria.
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