En el sector fintech, el activo más valioso de una empresa rara vez figura en el balance. Está en el código, en el algoritmo, en la metodología de scoring crediticio o en la API que hace posible la integración con terceros. Cuando una compañía fintech decide licenciar esa tecnología a otra entidad financiera o a un proveedor de servicios de pago, abre una puerta que puede generar ingresos recurrentes significativos. También puede, si la operación no está bien estructurada, ceder el control sobre el intangible que la diferencia en el mercado.
La empresa que protagoniza este caso es una compañía fintech española de tamaño mediano, especializada en soluciones de verificación de identidad digital y evaluación del riesgo de crédito para entidades bancarias. Operaba desde hacía cuatro años, con una base tecnológica propia desarrollada internamente.
Su modelo de ingresos dependía, en gran medida, de contratos de servicio con tres entidades financieras de tamaño regional. Cuando una de las principales entidades de su cartera le propuso pasar de un acuerdo de servicio a una licencia de tecnología, la dirección de la compañía vio una oportunidad clara de escalabilidad. La entidad bancaria quería integrar el motor de scoring en su propia infraestructura y operar la solución de forma autónoma, sin depender de la fintech como prestador de servicios.
El acuerdo inicial parecía sencillo. No lo era.
Esta pregunta es la primera que debe hacerse cualquier empresa tecnológica antes de negociar una operación de este tipo. La diferencia no es solo contractual; es estratégica.
En un contrato de servicio, la fintech presta el servicio y mantiene el control sobre la tecnología. El cliente accede a los resultados, no al activo. En un contrato de licencia, la fintech cede al licenciatario el derecho a usar la tecnología directamente. El alcance de ese uso, su duración, su exclusividad y las condiciones de sublicencia determinan cuánto control conserva el licenciante.
En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas en España, el error más frecuente consiste en redactar un contrato de licencia con la misma lógica que un contrato de servicio. El resultado es un documento que no delimita con claridad el objeto licenciado, que confunde el acceso a la API con la licencia del software subyacente y que no protege adecuadamente el know-how incorporado en la solución.
La normativa de propiedad intelectual distingue con precisión entre la titularidad del derecho y el derecho de uso. El contrato de licencia opera en esa segunda dimensión. Por eso, antes de negociar el precio o la duración, la empresa debe tener claro qué está licenciando exactamente.
Al analizar la operación, identificamos cuatro capas de intangibles que debían tratarse de forma diferenciada en el contrato.
La primera capa era el software: el código fuente y el código objeto del motor de scoring. La segunda era la metodología: los criterios de evaluación del riesgo, los parámetros del modelo y la lógica de ponderación de variables. Hablamos de lo que en términos jurídicos calificamos como secreto empresarial bajo la normativa aplicable. La tercera capa era la marca asociada al producto tecnológico, que la fintech había registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) pero no ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La cuarta era la documentación técnica: manuales de integración, especificaciones de la API y materiales de formación.
Cada capa exigía un tratamiento contractual específico. La licencia del software se rige por la normativa de propiedad intelectual. La metodología requería protección bajo el régimen del secreto empresarial, con obligaciones de confidencialidad y medidas razonables de protección. La marca necesitaba una cláusula de sublicencia con condiciones de uso controladas. Y la documentación técnica debía quedar expresamente dentro del perímetro del acuerdo de confidencialidad (NDA).
Una empresa que crea valor en intangibles pero no ha registrado ni protegido su marca, su tecnología o su know-how llega a este tipo de negociación en posición de debilidad. Esa era, precisamente, la situación de partida de esta fintech en lo que respecta a la dimensión europea de su marca.
El equipo de Velarde & Vidal intervino en tres fases consecutivas.
En la primera fase, realizamos una auditoría de propiedad intelectual del activo tecnológico. El objetivo era delimitar con precisión qué estaba registrado, qué era protegible y qué requería medidas adicionales antes de licenciar. Identificamos que la marca del producto solo tenía cobertura nacional. Ante la dimensión de la operación y la vocación transfronteriza del licenciatario, iniciamos en paralelo el proceso de solicitud de marca de la Unión Europea ante la EUIPO. El plazo de oposición a una solicitud de marca es de dos meses desde su publicación; iniciar el proceso con antelación suficiente a la firma del contrato era esencial para no dejar ese flanco descubierto.
En la segunda fase, negociamos y redactamos el contrato de licencia. Estructuramos el documento en torno a cinco ejes: objeto de la licencia, alcance y limitaciones del derecho de uso, confidencialidad y protección del secreto empresarial, régimen de actualizaciones y versiones nuevas, y resolución de conflictos.
El punto más delicado fue el alcance. El licenciatario pretendía una licencia amplia que le permitiera adaptar el software a sus propios sistemas y, en determinadas condiciones, sublicenciar la solución a sus filiales. Negociamos una licencia no exclusiva, limitada geográficamente al territorio español, con prohibición expresa de sublicencia a terceros no vinculados y con una cláusula de auditoría que permitía a la fintech verificar el uso del software.
La tercera fase fue la implantación de las medidas de protección del secreto empresarial. El secreto empresarial no nace por el mero hecho de que la información sea valiosa. Requiere que la empresa adopte medidas razonables para mantenerla reservada. Documentamos esas medidas, revisamos los procedimientos internos de acceso a la información y aseguramos que el contrato incorporara las condiciones mínimas exigidas por la normativa aplicable.
Para un análisis más detallado sobre las diferentes modalidades de cesión y licencia en operaciones de este tipo, recomendamos la lectura de nuestro análisis sobre transferencia de tecnología entre empresas.
La dirección de la empresa licenciante debe tomar decisiones que van más allá de la negociación del precio. En nuestra práctica, hemos observado que los conflictos más graves no surgen por desacuerdos sobre la contraprestación económica, sino por indefiniciones sobre el objeto y el alcance del contrato.
Las decisiones críticas son, en síntesis, las siguientes.
Primera: exclusividad o no exclusividad. Una licencia exclusiva puede generar una contraprestación mayor, pero limita la capacidad de la fintech para licenciar el mismo activo a competidores del licenciatario. En el sector bancario, donde los competidores de un banco son potencialmente compradores de la misma tecnología, esta decisión tiene un impacto directo en el modelo de ingresos a largo plazo.
Segunda: el perímetro de la licencia. ¿Qué versiones del software quedan dentro del contrato? ¿Qué ocurre cuando la fintech lanza una nueva versión con funcionalidades adicionales? Sin una cláusula explícita, el licenciatario puede argumentar que las mejoras están incluidas en la licencia original.
Tercera: la propiedad de las mejoras. Si el licenciatario adapta el software licenciado a sus sistemas, ¿a quién pertenecen esas adaptaciones? Esta cuestión, que la normativa de propiedad intelectual no resuelve de forma automática en todos los supuestos, debe quedar expresamente regulada en el contrato.
Cuarta: la resolución del contrato y el régimen de reversión. ¿Qué ocurre con las copias del software cuando el contrato termina? ¿Qué pasa con los datos procesados por el motor de scoring? En el sector financiero, donde el tratamiento de datos de clientes está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), estas cuestiones tienen una doble dimensión: contractual y regulatoria.
Un argumento recurrente que escuchamos en las primeras reuniones con esta compañía fue que su marca estaba registrada en España y que, por tanto, no había problema de protección. Este es uno de los mitos más extendidos entre empresas tecnológicas que operan en un entorno digital con proyección europea.
La realidad es más compleja. El registro nacional ante la OEPM protege la marca en el territorio español. No cubre el resto de la Unión Europea. Una empresa que licencia su tecnología a una entidad bancaria con operaciones en varios países europeos puede encontrarse con que un tercero ha registrado la misma denominación en Alemania, Francia o los Países Bajos. El resultado puede ser una restricción legal al uso de su propia marca en esos mercados.
La marca de la Unión Europea, gestionada ante la EUIPO con sede en Alicante, otorga cobertura unitaria en todos los Estados miembros. Su duración es de diez años, renovables. La inversión en extender la protección antes de licenciar no es un coste accesorio; es una condición para que la operación tenga sentido económico a largo plazo.
El alcance del registro, los contratos de licencia y la protección del secreto definen quién controla el intangible. No la creencia de que con el registro nacional es suficiente.
La operación se cerró en el plazo inicialmente previsto por las partes. El contrato de licencia quedó estructurado con un perímetro claro, condiciones de uso controladas y un régimen de auditoría que preservaba la capacidad de la fintech para verificar el cumplimiento. La solicitud de marca ante la EUIPO se presentó con antelación suficiente, completando el proceso dentro del período de opciones de prioridad aplicable.
La fintech obtuvo un flujo de ingresos recurrente derivado de la licencia y mantuvo la titularidad exclusiva sobre el activo tecnológico. El licenciatario obtuvo la flexibilidad operativa que buscaba, con la seguridad jurídica que exigía su propia auditoría interna.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales en operaciones similares. La constante que observamos en todos los casos bien resueltos es la misma: el asesoramiento se produce antes de que la negociación comercial fije posiciones difíciles de revertir.
Las lecciones que extrae esta operación son aplicables a cualquier empresa del sector fintech o de servicios financieros que gestione activos tecnológicos propios.
La pregunta que nos hacen con mayor frecuencia las empresas tecnológicas es cuándo deben incorporar asesoramiento jurídico especializado en una operación de licencia. La respuesta es anterior al momento en que la mayoría de ellas lo solicita.
El asesoramiento temprano tiene un impacto directo en el coste de la operación y en el nivel de riesgo residual. Cuando la negociación comercial ya ha fijado las condiciones económicas principales, el margen de maniobra para estructurar correctamente el contrato se reduce significativamente. Las partes han creado expectativas que son difíciles de reconducir.
En cambio, cuando el asesoramiento se incorpora desde la fase de diligencia debida (due diligence) del activo tecnológico, es posible identificar los puntos de vulnerabilidad, reforzar la protección de los intangibles clave y llegar a la negociación con una posición más sólida.
En el sector fintech, además, la operación de licencia tiene una dimensión regulatoria que no puede ignorarse. Las entidades bancarias licenciatarias están sujetas a requisitos de gestión del riesgo operacional y de la cadena de suministro tecnológico que condicionan las cláusulas que están dispuestas a aceptar. Conocer esa dimensión regulatoria desde el lado del licenciante es una ventaja en la negociación.
Nuestra práctica en propiedad intelectual y tecnología cubre todas las fases de este tipo de operaciones: desde la auditoría inicial de intangibles hasta la negociación y redacción del contrato de licencia, pasando por el registro de marcas ante la OEPM y la EUIPO y la protección del secreto empresarial.
Para una visión comparada de estructuras similares y lecciones de casos previos, puede consultar también nuestro caso práctico sobre estrategia de cartera de intangibles.
Las operaciones de licencia de tecnología en el sector fintech conectan con frecuencia con otras áreas de asesoramiento. La dimensión de protección de datos, cuando la tecnología licenciada procesa información de clientes de entidades financieras, exige una revisión específica bajo el RGPD y la LOPDGDD. La dimensión societaria y de inversión extranjera puede ser relevante cuando la operación de licencia se enmarca en una transacción más amplia de entrada de capital o de integración corporativa. En Velarde & Vidal coordinamos ambas perspectivas dentro del mismo equipo.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
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