Una startup que cierra una ronda de financiación sin haber asegurado su propiedad intelectual expone a sus inversores a un riesgo que ningún término de hoja de condiciones puede compensar. La ventana de oportunidad para proteger una invención es estrecha y, en muchos casos, irreversible. Actuar tarde no es una opción; es una pérdida definitiva.
Los fondos de venture capital que invierten en tecnología profunda (deep tech), biotecnología, software industrial o hardware tienen un criterio compartido: el valor de una startup es, en gran medida, su cartera de propiedad industrial. No es una percepción subjetiva. Es el resultado directo de la diligencia debida (due diligence) que precede a cada cierre de ronda.
En nuestra experiencia asesorando a compañías tecnológicas e industriales, la ausencia de una cartera de patentes ordenada es uno de los motivos más frecuentes de renegociación a la baja de las valoraciones en fases Series A y Series B. El fundador que llega a esa reunión sin titularidad clara sobre su invención central negocia desde una posición de debilidad.
¿Qué busca realmente un inversor cuando revisa la propiedad intelectual de una startup? Busca tres cosas: titularidad inequívoca, alcance defensivo suficiente y ausencia de cargas o conflictos previos. Una patente correctamente solicitada, con reivindicaciones bien redactadas y sin vicios de novedad provocados por divulgaciones previas, responde a las tres preguntas de forma simultánea.
El secreto empresarial, además, no es un sustituto de la patente. Es un complemento. La normativa española distingue con claridad entre el derecho de exclusiva que otorga la patente y la protección del secreto empresarial frente al acceso, uso o divulgación ilícitos. Ambos instrumentos deben coexistir en una estrategia de propiedad industrial bien diseñada.
La Ley de Patentes es la norma de referencia en España. Establece los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Los tres deben concurrir de forma simultánea. Si falta cualquiera de ellos, la OEPM denegará la solicitud o la limitará en su alcance.
La novedad es el requisito que más startups incumplen por descuido. Presentar la invención en un congreso, publicarla en un repositorio de código abierto o describirla con detalle en una presentación comercial antes de solicitar la patente destruye la novedad de forma irreversible en la mayoría de las jurisdicciones. España y la Unión Europea no prevén el periodo de gracia amplio que sí existe en otras jurisdicciones. Este error, que en nuestra práctica vemos con más frecuencia de la que cabría esperar, es el que más vidas de startups acorta antes de la primera ronda.
En el plano europeo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) gestiona el procedimiento centralizado que, una vez concluido, genera validaciones nacionales en los países designados. Desde 2023, la Patente Unitaria ofrece una alternativa: una sola patente con efecto unitario en los Estados participantes de la Unión Europea, sin necesidad de validaciones separadas. Esta opción simplifica la cartera y reduce el coste de mantenimiento para startups con vocación paneuropea.
Para la protección internacional más allá de Europa, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) permite presentar una solicitud internacional única con efecto en más de ciento cincuenta países. El plazo para entrar en las fases nacionales es un elemento crítico del plan de internacionalización de cualquier startup que aspire a mercados de Norteamérica, Asia o América Latina.
La protección de una patente no es un acto único. Es un proceso con fases diferenciadas, plazos que se encadenan y decisiones que deben tomarse antes de que la oportunidad expire.
La primera fase es la de identificación y documentación. Antes de presentar cualquier solicitud, el equipo técnico y jurídico debe trabajar conjuntamente para definir con precisión qué se inventa, cómo se diferencia del estado de la técnica y qué alcance de protección es razonable solicitar. Esta fase incluye la búsqueda de anterioridades: un análisis del estado de la técnica que permite anticipar objeciones y calibrar las reivindicaciones.
La segunda fase es la presentación de la solicitud. En España, se presenta ante la OEPM. La fecha de presentación determina la prioridad frente a terceros. Si en los doce meses siguientes se desea extender la protección a otros países, el Convenio de París permite hacerlo conservando esa fecha de prioridad inicial. Este plazo de doce meses es una de las ventanas más críticas de toda la estrategia de propiedad industrial.
La tercera fase es el examen y la tramitación. La OEPM examina la solicitud, emite informes de búsqueda e informes sobre el estado de la técnica y puede formular objeciones. El solicitante tiene la oportunidad de responder y modificar las reivindicaciones dentro de los plazos que fija la normativa. La calidad de estas respuestas determina el alcance final de la patente concedida.
La cuarta fase es la concesión y el mantenimiento. Una vez concedida, la patente tiene una duración de veinte años no renovables desde la fecha de solicitud. El mantenimiento exige el pago de tasas anuales. El incumplimiento de estos pagos provoca la caducidad de la patente, con pérdida irrecuperable del derecho de exclusiva.
Hay tecnologías que no son candidatas óptimas a la protección vía patente. En algunos casos, la divulgación que la patente implica otorga más ventajas a los competidores que el derecho de exclusiva que concede. En esos supuestos, el secreto empresarial puede ser el instrumento preferido.
La normativa española de secretos empresariales exige que la empresa adopte medidas razonables para mantener la información en secreto. Este requisito es más exigente de lo que parece. No basta con no publicar la información. Es necesario implementar un sistema de control de accesos, firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) con empleados, colaboradores y socios, y documentar las medidas adoptadas.
Hemos protegido secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales que habían asumido erróneamente que la confidencialidad implícita bastaba. No basta. El tribunal que deba resolver una disputa sobre un secreto empresarial revisará si existían medidas concretas y verificables. La ausencia de un NDA firmado puede ser el argumento que deje sin protección años de desarrollo tecnológico.
En el contexto de venture capital, los acuerdos de confidencialidad tienen una dimensión adicional. Los term sheets (hojas de términos) que preceden a las rondas de inversión suelen incluir obligaciones de confidencialidad que, si no se negocian adecuadamente, pueden interferir con la estrategia de divulgación controlada que la empresa necesita para hacer demostraciones a clientes o socios.
Esta es la pregunta que más frecuentemente se olvida hasta que es demasiado tarde. La titularidad de una patente no sigue automáticamente a quien tiene la idea. Sigue a quien la ostente conforme a la normativa societaria y a los contratos que regulan las relaciones entre los socios, los empleados y los colaboradores externos.
En una startup de fundadores múltiples, es habitual que parte del desarrollo tecnológico haya ocurrido antes de constituir la sociedad, en el ámbito personal de cada fundador o como resultado de proyectos académicos o de investigación previos. Si esas invenciones no se ceden formalmente a la sociedad, la startup cotiza en bolsa con un activo que no le pertenece del todo. Esta situación es, invariablemente, el primer hallazgo crítico de cualquier due diligence de venture capital.
La solución es contractual. Un acuerdo de cesión de derechos de propiedad industrial, correctamente redactado e inscrito, traslada la titularidad al patrimonio de la sociedad. Este acuerdo debe acompañarse de una revisión de los contratos laborales de los empleados que participan en el desarrollo: la legislación laboral española prevé reglas específicas sobre la titularidad de las invenciones de empleados, y no todas las situaciones se resuelven de la misma forma.
La práctica de propiedad intelectual y tecnología de Velarde & Vidal abarca precisamente esta intersección entre el derecho de patentes, la estructura societaria y los contratos de trabajo, que es donde se concentran los riesgos más frecuentes en las primeras etapas de vida de una startup.
Una patente no genera valor por sí sola. Genera valor cuando se explota, ya sea directamente o mediante licencias. El contrato de licencia es el instrumento jurídico que permite monetizar el activo sin cederlo.
Un contrato de licencia bien estructurado debe definir, como mínimo: el alcance de la licencia (qué derechos se otorgan y cuáles se retienen), el territorio, la duración, las condiciones de sublicenciamiento, los mecanismos de auditoría para verificar el pago de regalías y las causas de terminación. La omisión de cualquiera de estos elementos crea una zona de ambigüedad que, en caso de disputa, el tribunal deberá resolver interpretando la voluntad de las partes, con resultados inciertos.
En el ecosistema de venture capital, los contratos de licencia tienen una particularidad adicional: los inversores querrán entender si la licencia es exclusiva o no exclusiva, si puede rescindirse antes de la desinversión y si el licenciatario tiene derechos de tanteo o retracto sobre la patente en caso de venta. Estas cláusulas, aparentemente técnicas, pueden determinar el precio de una salida (exit).
Nuestra guía sobre cómo hacer una auditoría de propiedad intelectual desarrolla el proceso de revisión sistemática de los contratos de licencia existentes y los activos registrados, que es el punto de partida antes de cualquier negociación de ronda o proceso de desinversión.
El primero, ya mencionado, es divulgar antes de solicitar. Pero hay otros igualmente costosos.
El segundo es solicitar sin estrategia de reivindicaciones. Una patente con reivindicaciones demasiado estrechas es fácil de rodear por un competidor. Una con reivindicaciones excesivamente amplias puede ser vulnerada en el examen o en un procedimiento de nulidad. La redacción de las reivindicaciones es un arte jurídico-técnico que determina el alcance real de la protección.
El tercero es no vigilar el mercado. Una cartera de patentes no es un activo estático. Los competidores solicitan patentes de forma continua, y algunas de ellas pueden colisionar con la tecnología propia o cerrar espacios de innovación. La vigilancia de patentes, combinada con la vigilancia de marcas, es una actividad que debe ser periódica, no reactiva.
El cuarto es confundir el registro de software con la protección de la invención subyacente. El software como tal no es patentable en Europa en los mismos términos que en Estados Unidos. Pero las invenciones implementadas por ordenador, cuando tienen efecto técnico, sí pueden ser objeto de protección. Esta distinción, que parece sutil, tiene consecuencias prácticas enormes para las startups de software y de inteligencia artificial.
El quinto es no consolidar la cartera antes de una operación corporativa. Cuando un fondo de private equity o una empresa estratégica llega como posible adquirente, la due diligence de propiedad intelectual es exhaustiva. Si la cartera está desordenada, con titularidades dispersas, licencias sin documentar o tasas de mantenimiento no pagadas, el proceso se ralentiza y el precio se negocia a la baja.
¿Puede una startup recuperarse de estos errores? Depende del momento. Algunos son irreversibles, como la pérdida de novedad. Otros son subsanables, como la ordenación contractual de la titularidad. El asesoramiento temprano marca la diferencia entre un problema que se previene y uno que se gestiona en crisis.
La estrategia de patentes no es la misma en la fase pre-seed que en la Serie C. Cada etapa del ciclo de inversión tiene sus propias prioridades.
En la fase pre-seed y seed, la prioridad es asegurar la fecha de prioridad. Con recursos limitados, la startup debe identificar las invenciones más críticas, presentar al menos una solicitud de patente nacional ante la OEPM y firmar NDAs con todos los interlocutores antes de cualquier divulgación. El coste de esta fase es el más bajo de todo el ciclo, y el impacto de no realizarla es el más alto.
En la Serie A, los inversores ya esperan ver una cartera en construcción. La due diligence incluirá la revisión de las solicitudes en trámite, la verificación de la titularidad y la ausencia de disputas. Es el momento de definir la estrategia de extensión internacional: qué países son prioritarios para el negocio y cuáles justifican el coste de entrar en las fases nacionales del PCT.
En la Serie B y Series C, la cartera debe ser un activo valorable de forma independiente. Los analistas de los fondos la revisarán con la misma atención que el plan financiero. En esta etapa, la estrategia de licencias puede empezar a generar ingresos, y la posición de la startup en términos de propiedad industrial se convierte en una palanca de negociación frente a competidores, socios comerciales y potenciales adquirentes.
La fase de exit, ya sea mediante una adquisición estratégica o mediante una salida a mercados de valores, exige que la cartera esté perfectamente consolidada. Cualquier irregularidad detectada en este momento tendrá un impacto desproporcionado en el precio y en el tiempo de cierre.
La patente no es el único activo de propiedad industrial que una startup debe proteger. La marca, el nombre comercial y el diseño industrial forman parte de la cartera de intangibles que los inversores revisan.
El error más extendido en startups en etapa temprana es asumir que con tener la marca registrada en España ya está todo protegido. No lo está. Si la startup opera o tiene vocación de operar en mercados europeos, necesita proteger su marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que gestiona la marca de la Unión Europea con efecto en todos los Estados miembros. Una marca nacional española no protege en Francia, Alemania, Italia ni en ningún otro país de la UE.
La marca de la UE tiene una duración de diez años renovables y ofrece una cobertura territorial que ningún registro nacional puede igualar. Para una startup que vende en mercados digitales sin fronteras, la marca UE es el estándar mínimo, no la excepción.
El análisis de vigilancia de marcas, que desarrollamos en detalle en nuestro análisis sobre vigilancia de marcas en el sector salud y farmacéutico, ilustra con precisión cómo un sistema de monitorización activo puede detectar conflictos antes de que escalen a procedimientos de oposición o de nulidad.
El plazo para oponerse a una solicitud de marca publicada por la OEPM o la EUIPO es de dos meses desde la publicación. Este plazo es fatal: quien no lo ejerce pierde la oportunidad de oponerse en sede administrativa y deberá recurrir a vías más costosas y lentas.
La economía de la propiedad industrial en el contexto de venture capital sigue una lógica clara: el coste de prevenir un problema es siempre menor que el coste de resolverlo una vez materializado. Esta afirmación, que puede sonar a lugar común, tiene en el ámbito de las patentes una dimensión cuantitativa que la hace especialmente persuasiva.
Un procedimiento de nulidad de patente, una disputa sobre titularidad entre cofundadores o un litigio por infracción de derechos de propiedad industrial son procesos que se extienden a lo largo de varios años y movilizan recursos legales y de gestión que una startup en fase de crecimiento difícilmente puede permitirse. El coste de oportunidad es, en muchos casos, mayor que el coste directo del proceso.
En nuestra práctica asesorando a empresas tecnológicas e industriales en España, hemos observado que las startups que integran el asesoramiento de propiedad industrial desde la fase de constitución o de primeras rondas llegan a las fases de crecimiento con carteras más sólidas, valoraciones más altas y procesos de due diligence más cortos. No es una correlación casual. Es el resultado directo de haber tomado las decisiones correctas en el momento oportuno.
¿Vale la pena invertir en asesoramiento de propiedad industrial antes de que la startup tenga ingresos significativos? La respuesta depende de si la tecnología es el núcleo del modelo de negocio. Si lo es, la inversión en proteger ese núcleo es parte de la construcción del activo, no un coste de estructura.
Este checklist recoge las acciones prioritarias que cualquier startup con un componente tecnológico debe abordar antes de su primera ronda de inversión externa.
La protección de patentes en el contexto de startups y venture capital conecta de forma natural con otras áreas de nuestra práctica. En operaciones de M&A y estructuración de sociedades, la titularidad de los activos de propiedad industrial es un elemento central de la negociación. En materia de protección de datos y compliance, el desarrollo de software y sistemas de inteligencia artificial plantea cuestiones de titularidad y licenciamiento que se solapan con la propiedad intelectual. Si su empresa se encuentra en un proceso de reestructuración o reorganización corporativa, la valoración y segregación de la cartera de intangibles es un paso previo imprescindible.
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