En el sector tecnológico, el activo más valioso de una empresa rara vez figura en el balance al valor que merece. El software, el código fuente, los algoritmos, las marcas y el conocimiento técnico acumulado constituyen la base real de la competitividad. Sin embargo, muchas compañías llevan años generando ese valor sin haber establecido los mecanismos contractuales que determinan quién puede usarlo, en qué condiciones y con qué consecuencias en caso de incumplimiento. Ese vacío es la mayor amenaza que hemos observado en nuestra práctica con empresas tecnológicas.
La oportunidad perdida más frecuente que vemos no es la ausencia de protección registral. Es la ausencia de un contrato que concrete qué hace el licenciatario con la tecnología, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones la explota.
Una empresa que desarrolla software a medida o una plataforma SaaS entrega habitualmente acceso a su producto sin haber definido con claridad si está cediendo una licencia de uso, una licencia de explotación comercial o algo parecido a una transferencia encubierta de titularidad. Esa ambigüedad tiene consecuencias.
El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que la interpretación de los contratos de transmisión de derechos de autor se realiza de forma restrictiva. Esto significa que los derechos no expresamente cedidos se presumen reservados al titular originario. Dicho de otro modo: lo que no se escribe, no se cede.
En nuestra experiencia asesorando a empresas de software, hemos comprobado que este principio sorprende a muchos directivos. Creen que la entrega del producto equivale a una transmisión amplia de derechos. No es así. Lo que no figura en el contrato de licencia permanece en el patrimonio del titular.
¿Es eso lo que desea la empresa? A veces sí. Pero debe decidirlo de forma consciente, no por omisión.
El contrato de licencia de propiedad intelectual en tecnología y software se articula sobre varias ramas del ordenamiento jurídico español, que conviene distinguir desde el inicio del proceso de redacción.
La legislación de propiedad intelectual española protege el software como obra literaria desde el momento de su creación. No se exige registro previo para que nazca la protección, aunque el registro voluntario ante el Registro de la Propiedad Intelectual aporta una presunción de titularidad útil en caso de disputa.
La legislación de propiedad industrial, por su parte, regula las marcas a través de la Ley de Marcas, las patentes mediante la Ley de Patentes y los diseños industriales por su normativa específica. A diferencia del derecho de autor, los derechos de propiedad industrial exigen registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para nacer y surtir efecto frente a terceros. Para el ámbito de la Unión Europea, el registro de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) otorga protección en todos los Estados miembros con un único procedimiento.
La protección del secreto empresarial – el know-how, los algoritmos no patentados, las bases de datos propietarias, los modelos de negocio – se rige por la normativa sobre secretos empresariales, que exige demostrar que el titular ha adoptado medidas razonables para mantener la confidencialidad. Sin esas medidas, y sin un contrato que las articule, la protección decae.
Por último, cuando el objeto del contrato implica el tratamiento de datos personales, el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) imponen obligaciones adicionales que deben quedar reflejadas en el contrato de licencia o en un acuerdo complementario de encargado de tratamiento.
El contrato de licencia no es un documento aislado. Es el punto de intersección de todas estas ramas normativas. Omitir cualquiera de ellas genera lagunas que pueden convertirse en litigios.
No existe un modelo único válido para todas las situaciones. El contenido depende del tipo de activo, del modelo de negocio y de la relación entre las partes. Sin embargo, en nuestra práctica hemos identificado los elementos que deben estar presentes en prácticamente todos los contratos de este tipo.
El primer error que encontramos al revisar contratos de licencia de tecnología es una descripción genérica del objeto. "El software de gestión empresarial" o "la plataforma tecnológica" no son descripciones suficientes.
El objeto debe identificarse con la mayor precisión posible: versión del software, módulos incluidos y excluidos, documentación técnica asociada, código fuente o solo binarios, y cualquier componente de terceros integrado. Si el activo incluye una marca registrada – por ejemplo, el nombre comercial bajo el que se comercializa el software – debe identificarse expresamente, con indicación del número de registro ante la OEPM o la EUIPO según corresponda.
Este es, con diferencia, el apartado más crítico del contrato. La empresa licenciante debe decidir y expresar con claridad cada una de las siguientes dimensiones:
Lo que no se menciona expresamente se interpreta, como regla general, como no cedido. La empresa que omite definir el alcance de la sublicencia puede encontrarse con que su tecnología ha llegado a un competidor a través de la cadena de distribución del licenciatario.
La duración debe fijarse expresamente. En contratos de licencia de software empresarial, lo habitual es acordar una duración determinada con opción de renovación automática salvo denuncia. Las condiciones para esa denuncia – plazos de preaviso, forma de comunicación, efectos sobre la licencia ya concedida – deben estar reguladas con precisión.
Las causas de terminación anticipada merecen especial atención. El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad, el impago de los cánones de licencia o el uso fuera del ámbito autorizado son causas habituales de resolución. Sin embargo, para que esa resolución sea eficaz y no genere una disputa sobre su procedencia, deben estar previstas en el contrato.
El contrato debe regular el modelo de remuneración con claridad. Puede ser un pago único, un canon periódico, un porcentaje sobre ventas o una combinación de todos ellos. Independientemente del modelo elegido, el contrato debe prever los mecanismos de auditoría que permitan al licenciante verificar la base de cálculo del canon.
La ausencia de derechos de auditoría convierte al licenciante en un actor pasivo que depende de las declaraciones del licenciatario. En nuestra experiencia, esa asimetría se traduce, con frecuencia, en una remuneración inferior a la pactada.
Todo contrato de licencia de tecnología debe incluir una cláusula robusta de confidencialidad. No basta con una remisión genérica a "la información confidencial": el contrato debe definir qué información tiene ese carácter, durante cuánto tiempo se mantiene la obligación tras la terminación del contrato y qué consecuencias tiene su incumplimiento.
Si el activo licenciado incluye secretos empresariales – algoritmos propietarios, modelos predictivos, bases de datos no públicas, procesos de fabricación – el contrato de licencia es uno de los instrumentos que acredita que el titular ha adoptado "medidas razonables" de protección. Sin ese contrato, o con un contrato deficiente, la protección legal del secreto puede quedar comprometida.
Para una visión más amplia sobre los acuerdos de confidencialidad en el sector tecnológico, puede consultar nuestra comparativa sobre NDA unilateral frente a NDA bilateral en tecnología y software.
Una de las cuestiones más conflictivas en los contratos de licencia de software es la propiedad de las modificaciones, adaptaciones y mejoras que el licenciatario realiza sobre el activo licenciado.
¿Son de su propiedad las mejoras que el licenciatario incorpora al software durante la vigencia del contrato? ¿Puede el licenciante incorporarlas a la versión estándar de su producto? ¿Qué ocurre con las mejoras si el contrato se resuelve anticipadamente?
Estas preguntas no tienen una respuesta legal supletoria clara. Deben responderse en el contrato. La práctica de los juzgados de lo mercantil indica que, en ausencia de pacto expreso, los litigios sobre titularidad de mejoras son particularmente costosos y prolongados.
El error más frecuente en nuestra práctica no es redactar mal el contrato: es llegar tarde a la protección del activo. La secuencia temporal importa.
Antes de cualquier divulgación – a inversores, socios, distribuidores o clientes potenciales – la empresa debe haber establecido al menos los mecanismos básicos de protección. Esto incluye:
En materia de marcas, conviene recordar que la marca nacional registrada ante la OEPM tiene una duración de diez años renovables. La marca de la Unión Europea, tramitada ante la EUIPO, ofrece protección en todos los Estados miembros con el mismo plazo. Ambas son vulnerables si no se renuevan en plazo o si no se usan efectivamente en el mercado.
En cuanto a las patentes, su duración es de veinte años no renovables desde la fecha de solicitud. Pasado ese plazo, la tecnología pasa al dominio público. Esta limitación temporal hace que muchas empresas tecnológicas opten por proteger sus innovaciones como secreto empresarial en lugar de patentarlas, especialmente cuando la tecnología es difícil de revertir por ingeniería inversa.
La decisión entre patente y secreto empresarial es una de las más estratégicas que puede tomar la dirección de una empresa tecnológica. Asesoramos con regularidad a compañías que han incurrido en el coste y el tiempo de una solicitud de patente para descubrir, tiempo después, que la divulgación obligatoria que implica el proceso de patente ha facilitado a sus competidores el desarrollo de soluciones alternativas.
Los riesgos son conocidos en abstracto pero subestimados en concreto. Esta sección los describe con la precisión necesaria para que la dirección pueda evaluar su exposición real.
Un contrato de licencia que no limita expresamente la sublicencia puede haber transferido de facto el control del activo a terceros desconocidos para el licenciante. Cuando ese tercero es un competidor, el daño puede ser irreparable.
La divulgación del activo a terceros sin un contrato que imponga obligaciones de confidencialidad destruye la protección del secreto empresarial. Una vez que la información ha perdido su carácter reservado, no puede recuperarse. El daño es permanente.
En los proyectos de desarrollo colaborativo – habituales en el sector tecnológico – la titularidad de los resultados es fuente frecuente de conflicto. Sin un contrato que la atribuya expresamente, los participantes pueden reclamar derechos concurrentes sobre el mismo activo.
Cuando la tecnología licenciada trata datos personales, el contrato de licencia debe prever o complementarse con un acuerdo de encargado de tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) exige que este acuerdo regule con precisión el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento. La ausencia de ese acuerdo es una infracción de la normativa de protección de datos, con independencia de si se ha producido un incidente de seguridad. El plazo para notificar una brecha de seguridad a la AEPD es de setenta y dos horas desde su detección.
La legislación de propiedad intelectual exige que ciertos contratos relativos a derechos de autor consten por escrito para ser plenamente eficaces. Los contratos verbales o implícitos tienen una eficacia limitada y son difícilmente defendibles en sede judicial.
Nuestra forma de trabajar parte de una premisa sencilla: el contrato de licencia debe reflejar la estrategia de la empresa, no condicionarla. Esto significa que antes de redactar una sola cláusula, identificamos el activo, verificamos su titularidad y evaluamos la estrategia de protección y explotación.
El proceso que seguimos habitualmente comprende las siguientes fases:
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales que, en muchos casos, comenzaron el proceso sin haber formalizado ningún contrato previo. La experiencia indica que actuar antes de que surja el conflicto reduce de forma significativa el coste y la incertidumbre del proceso.
Para una visión completa de todos los servicios de nuestra área de propiedad intelectual y tecnología, le invitamos a consultar la página de práctica de propiedad intelectual y tecnología de Velarde & Vidal.
En nuestra práctica, hemos identificado un conjunto de errores recurrentes que trascienden el sector y el tamaño de la empresa. Los enumeramos no para alarmar, sino para que la dirección pueda verificar si su empresa incurre en alguno de ellos.
Las empresas tecnológicas españolas licencian habitualmente su software a compradores o distribuidores en otros países. Esta dimensión transfronteriza añade complejidad al contrato de licencia.
En primer lugar, la elección de la ley aplicable es determinante. El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales permite a las partes elegir la ley que regirá el contrato. Sin ese pacto expreso, la ley aplicable se determina conforme a las reglas del Reglamento, que en muchos casos conduce a la ley del prestador del servicio. Sin embargo, cuando el licenciatario está establecido en una jurisdicción con normativa imperativa protectora del licenciatario-distribuidor, esas normas pueden superponerse a la elección de ley.
En segundo lugar, la elección del foro – los tribunales o el arbitraje – debe pactarse expresamente. Para operaciones transfronterizas de cierta envergadura, el arbitraje comercial internacional ofrece ventajas en términos de confidencialidad, neutralidad del árbitro y ejecutividad del laudo en múltiples jurisdicciones en virtud del Convenio de Nueva York de 1958.
En tercer lugar, la transferencia internacional de datos personales exige verificar el marco de transferencia aplicable. Desde que el Reglamento General de Protección de Datos entró en aplicación, la transferencia de datos fuera del Espacio Económico Europeo requiere garantías adecuadas – cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea, normas corporativas vinculantes u otras garantías reconocidas – que deben incorporarse al contrato o a un acuerdo complementario.
Cuando la operación requiere coordinación con el ordenamiento jurídico de otra jurisdicción, trabajamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, garantizando la coherencia entre el contrato de licencia y las exigencias del Derecho local.
¿Está su empresa evaluando la expansión internacional de su tecnología? Este es el momento de estructurar correctamente el modelo de licencia.
Para una visión sectorial específica del papel de la propiedad intelectual en proyectos de mayor escala, puede consultar nuestro dosier sobre propiedad intelectual y tecnología en el sector de la energía.
Este checklist está concebido para que la dirección de la empresa pueda hacer una primera verificación interna antes de iniciar el proceso de redacción o negociación con la contraparte.
Si alguna de estas preguntas genera incertidumbre, es señal de que el contrato necesita revisión antes de firmarse.
La protección de los activos intangibles de una empresa tecnológica no termina en el contrato de licencia. En nuestra práctica de propiedad intelectual y tecnología, asesoramos también en el registro y la defensa de marcas, la negociación de acuerdos de confidencialidad, la auditoría de carteras de IP en operaciones de adquisición y la redacción de contratos de desarrollo de software. Si su empresa opera en sectores regulados o está evaluando una operación de expansión, le recomendamos revisar también nuestra práctica de protección de datos y compliance, donde la intersección entre la tecnología licenciada y la normativa de privacidad genera obligaciones que deben abordarse de forma coordinada.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
Plantear mi casoEste contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.