El sector turístico y hostelero genera valor a través de intangibles. El nombre de un hotel, la imagen de una cadena de restaurantes, el software de gestión de reservas, las recetas o los procesos de servicio son activos que diferencian a una empresa y que, si no se protegen y licencian correctamente, pueden quedar en manos ajenas. Muchas compañías del sector descubren tarde que una oportunidad de expansión se ha bloqueado porque la marca no estaba registrada fuera de España, o que un franquiciado operaba sobre un saber hacer (know-how) sin contrato de licencia válido.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la primera conversación con la dirección suele revelar que no existe un inventario actualizado de intangibles. Esto es, quizá, el error más costoso. ¿Cuántos activos de propiedad intelectual posee realmente su empresa?
Los intangibles más frecuentes en turismo y hostelería incluyen:
La protección de cada uno de estos activos sigue cauces distintos. La marca requiere registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en España, y ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para protección a escala comunitaria. El software se protege por la normativa de propiedad intelectual sin necesidad de registro formal, pero conviene documentar la autoría. El secreto empresarial exige un protocolo de confidencialidad activo y sostenido en el tiempo.
Una empresa que crea valor en intangibles pero no ha registrado ni protegido su marca, su tecnología o su know-how se enfrenta a un riesgo concreto: cuando quiera expandirse o licenciar, descubrirá que otra empresa ya ha registrado esa marca en el territorio de destino, o que el franquiciado alega que el know-how era de dominio público. Hemos visto esta situación con más frecuencia de la que cabría esperar.
Un contrato de licencia de propiedad intelectual es el instrumento jurídico mediante el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial autoriza a un tercero a usar ese derecho, en las condiciones y con los límites que las partes pactan. No hay transmisión de titularidad: el licenciante conserva la propiedad del intangible.
En el sector turístico y hostelero, los contratos de licencia adoptan formas diversas:
El contrato de licencia es, en definitiva, el documento que define quién controla el intangible. Su redacción deficiente convierte el activo más valioso de la empresa en una fuente de litigios.
Esta es una de las preguntas que recibimos con mayor frecuencia en nuestra práctica. La respuesta honesta es que los plazos y costes varían según el activo, el territorio y la complejidad de la operación. Lo que sí podemos precisar son los hitos temporales relevantes que la normativa y la práctica imponen.
En cuanto al registro de marca:
En cuanto a la negociación y formalización de contratos de licencia, los plazos dependen de la complejidad:
La fijación del royalty merece atención específica. Si la empresa licenciante y el licenciatario pertenecen a un mismo grupo, la normativa tributaria sobre precios de transferencia exige que el royalty se fije a valor de mercado. Un royalty mal documentado puede generar ajustes por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con consecuencias relevantes. En cualquier caso, conviene verificar con la normativa vigente y con asesoramiento fiscal la estructura adecuada para cada operación.
Integrar el asesoramiento jurídico desde el inicio del proceso – y no cuando el conflicto ya ha surgido – reduce de forma significativa el coste total de proteger y explotar un intangible. Esa es la tesis central que guía nuestra aproximación al sector.
Un contrato de licencia que no define correctamente su alcance es un contrato que genera disputas. En nuestra práctica hemos identificado las cláusulas que con mayor frecuencia originan conflictos cuando no están bien redactadas:
El contrato debe identificar con exactitud qué se licencia: la marca en determinadas clases, un software en una versión concreta, el know-how según el manual de operaciones vigente en la fecha de firma. Las definiciones ambiguas son el origen de la mayoría de los litigios que hemos visto en el sector.
¿La licencia es exclusiva o no exclusiva? ¿Para toda España, para una comunidad autónoma, para un conjunto de establecimientos? La exclusividad tiene un valor económico y debe reflejarse en el royalty pactado. Un licenciatario que cree tener exclusividad territorial y descubre que el licenciante ha autorizado a un competidor en la misma zona tendrá argumentos sólidos para reclamar.
En hostelería, la imagen de marca se construye sobre la consistencia de la experiencia del cliente. El contrato debe prever el derecho del licenciante a inspeccionar el establecimiento, a recibir información sobre resultados y a revocar la licencia si los estándares de calidad no se cumplen. Sin esta cláusula, el licenciante puede ver deteriorada su marca sin poder actuar.
El contrato debe establecer su plazo de vigencia, las causas de resolución anticipada y el procedimiento para la misma. Especial atención merece la cláusula de no competencia postcontractual: durante cuánto tiempo y en qué territorio el licenciatario no puede explotar activos similares o competidores.
¿Si el licenciatario desarrolla una mejora sobre el software o el proceso licenciado, a quién pertenece esa mejora? Esta cláusula es crítica en licencias de tecnología y en contratos de franquicia con componente de innovación operativa. Si no se regula, la normativa general puede llevar a resultados inesperados para ambas partes.
Todo contrato de licencia que incluya know-how debe incorporar un acuerdo de confidencialidad (NDA) robusto. La normativa española de secretos empresariales protege el know-how siempre que la empresa haya adoptado medidas razonables para mantenerlo secreto. Sin un NDA y sin medidas organizativas internas, esa protección queda en entredicho.
La creencia de que con tener la marca registrada en España ya está todo protegido es uno de los errores conceptuales más frecuentes. El registro español protege en España. No protege en Portugal, en Francia, en Italia ni en los mercados latinoamericanos donde muchas cadenas hoteleras y de restauración españolas operan o aspiran a operar.
Los riesgos más relevantes que identificamos en nuestra práctica son los siguientes:
Una empresa que licencia su marca en un país donde no la tiene registrada está licenciando algo que, en ese territorio, no le pertenece formalmente. El licenciatario, o un tercero oportunista, podría registrar la marca allí y crear una situación de bloqueo. Este escenario es especialmente frecuente en expansiones hacia mercados turísticos del sur de Europa y hacia Latinoamérica.
Un contrato de licencia entre partes vinculadas con un royalty fijado sin estudio de valor de mercado es una invitación a una inspección tributaria. La normativa sobre precios de transferencia es clara en este punto: las operaciones vinculadas deben valorarse a precio de mercado y documentarse correctamente. La AEAT ha prestado atención creciente a las estructuras de licencia intragrupales en los últimos años.
El secreto empresarial – manuales de operaciones, recetas, procesos de servicio – se pierde si la empresa no acredita que ha adoptado medidas activas para mantenerlo reservado. Clasificación de documentos, control de accesos, cláusulas de confidencialidad en contratos de empleados y proveedores: estas medidas son la condición necesaria para que la normativa de secreto empresarial opere en favor de la empresa.
En el sector hotelero y de restauración, la reputación de marca puede deteriorarse rápidamente si el licenciatario no cumple los estándares. Un contrato que no prevea mecanismos de auditoría, indicadores de calidad y causas claras de resolución deja al licenciante sin herramientas para proteger su activo más valioso.
La cesión transmite la titularidad del derecho. La licencia no. Confundir ambas figuras en la redacción del contrato puede tener consecuencias dramáticas: una empresa que firma lo que cree que es una licencia y en realidad es una cesión habrá transferido para siempre la propiedad de su marca o su software. Esta distinción debe ser inequívoca en el contrato.
La franquicia en hostelería y restauración es, en esencia, un contrato mixto de licencia. Combina tres elementos que deben estar claramente diferenciados: la licencia de marca, la licencia de know-how y la asistencia técnica continua. Cuando estos tres elementos no están bien articulados, el contrato no funciona como instrumento de control del intangible.
En nuestra experiencia con empresas del sector, los problemas más frecuentes en contratos de franquicia hotelera derivan de:
Para quienes evalúen la estructura comparativa entre una marca nacional y una marca de la Unión Europea como base de la red de franquicia, puede ser útil revisar nuestra comparativa sobre marca nacional frente a marca UE en retail y distribución, donde analizamos los criterios de decisión con detalle.
La respuesta directa es: antes de firmar cualquier documento que afecte a un intangible. La práctica, sin embargo, muestra que muchas empresas del sector buscan asesoramiento cuando el problema ya ha surgido: el licenciatario incumple, la marca ha sido registrada por un tercero en el territorio de expansión o el know-how filtrado por un ex-empleado ya está siendo explotado por un competidor.
El asesoramiento temprano es especialmente relevante en tres momentos:
Cuando una empresa hotelera o de restauración decide crecer en nuevos territorios – mediante apertura propia, franquicia o acuerdo de gestión – el primer paso debe ser verificar que su marca está registrada en cada uno de esos territorios. Recuperar una marca usurpada es posible, pero costoso y lento. Registrarla a tiempo no lo es.
Los grupos hoteleros y de restauración con varias sociedades instrumentales suelen centralizar los intangibles en una entidad holding o en una sociedad de propiedad intelectual. La estructura de licencias entre esa entidad y las operadoras del grupo tiene implicaciones fiscales relevantes. El diseño correcto requiere coordinación entre el asesor jurídico y el asesor fiscal desde el inicio.
Cuando empiezan a surgir tensiones con un operador licenciatario – incumplimiento de estándares, impago de royalties, competencia desleal – el tiempo es un factor crítico. Actuar desde el primer síntoma, con el contrato en la mano y una estrategia clara, es muy diferente a actuar cuando el conflicto ya ha escalado.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales con presencia en el sector turístico. La experiencia acumulada nos permite anticipar los puntos de fricción antes de que se conviertan en litigios.
Si su empresa está en proceso de diseñar una red de licencias o de expandirse a nuevos mercados, puede ser útil consultar también nuestra guía sobre cómo proteger una innovación antes de llevarla al mercado, donde abordamos los pasos previos al lanzamiento comercial de un activo intangible.
La normativa aplicable a los contratos de licencia de propiedad intelectual e industrial en España es plural. No existe un único texto que lo regule todo: el marco se construye a partir de varias ramas de legislación que es necesario articular correctamente.
Las principales ramas son:
En operaciones transfronterizas – que son habituales en el sector turístico – se suman los marcos normativos del país de destino y, cuando corresponde, el Derecho de la Unión Europea. Para estas situaciones, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
Para una visión completa de cómo nuestra firma aborda los asuntos de propiedad intelectual y tecnología en el sector empresarial, puede consultar nuestra área de práctica dedicada: Propiedad intelectual y tecnología.
Antes de formalizar cualquier contrato de licencia de propiedad intelectual o industrial en el sector turístico y hostelero, le recomendamos verificar los siguientes puntos:
Este listado no sustituye al análisis jurídico de cada operación concreta. Sirve como punto de partida para que la dirección de la empresa pueda identificar las lagunas más evidentes antes de iniciar la negociación.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
Plantear mi casoEste contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.