En el ecosistema de startups y venture capital, el valor de una empresa reside casi en su totalidad en activos intangibles: la marca, el software, el conocimiento propietario y las relaciones con clientes. Sin embargo, en nuestra experiencia asesorando a compañías tecnológicas y a sus inversores, observamos con frecuencia que la vigilancia de marcas se trata como una formalidad posterior a la financiación, no como una disciplina estratégica anterior a ella. Esa inversión del orden tiene un coste que puede resultar muy elevado.
La confusión más extendida en el sector es pensar que registrar la marca es el final del proceso. No lo es. Es el comienzo.
Una marca registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) otorga un derecho de exclusiva que, sin vigilancia activa, puede erosionarse. Terceros pueden solicitar marcas confundibles, usar signos similares en el tráfico mercantil o registrar nombres de dominio idénticos sin que el titular se entere. Cuando el conflicto se detecta tarde, las opciones procesales se reducen y su coste crece de forma significativa.
Para un fondo de venture capital que evalúa una inversión en una empresa de base tecnológica, el estado de la cartera de propiedad industrial es un factor de diligencia debida (due diligence) determinante. Una marca sin vigilancia es, técnicamente, un activo con pasivo oculto.
En nuestra práctica hemos observado que las compañías que integran la vigilancia de marcas en su gobernanza desde la Serie A presentan expedientes de propiedad industrial más limpios y negocian mejores valoraciones. Las que lo postergan hasta el momento de la desinversión suelen encontrar contingencias que se reflejan directamente en los mecanismos de ajuste de precio.
La respuesta a esta pregunta no tiene matices: registrar la marca, definir el perímetro geográfico de protección y activar un sistema de vigilancia. En ese orden y sin demora.
El primer paso es la búsqueda de anterioridades. Antes de invertir en una identidad de marca, la empresa debe verificar si existen registros previos que puedan bloquear su solicitud o generar conflictos futuros. Esta búsqueda se realiza tanto en la base de datos de la OEPM como en el registro de la EUIPO y en los principales registros de nombres de dominio.
El segundo paso es definir la estrategia de cobertura. Una marca nacional española protege únicamente en España. Una marca de la Unión Europea, tramitada ante la EUIPO con sede en Alicante, cubre los veintisiete estados miembros con un solo expediente. Para startups con vocación de internacionalización, la marca UE es la vía habitual, complementada en algunos casos con extensiones internacionales mediante el sistema de Madrid de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La duración de la marca, tanto nacional como de la UE, es de diez años renovables. Ese horizonte temporal es compatible con los ciclos de crecimiento de una startup, siempre que la renovación se gestione con la anticipación debida.
El tercer paso es estructurar el sistema de vigilancia. Existen servicios automatizados que monitorean las publicaciones de la OEPM y la EUIPO y alertan cuando se solicita un signo similar. La clave está en definir con criterio jurídico los parámetros de similitud: fonética, gráfica y conceptual. Una vigilancia mal parametrizada genera ruido o, lo que es más peligroso, deja pasar conflictos reales.
Cuando la EUIPO publica una solicitud de marca, se abre un período de oposición de dos meses a partir de esa publicación. Si el titular de una marca anterior no presenta oposición en ese plazo, pierde la posibilidad de impugnar el registro por vía administrativa y deberá recurrir a procedimientos más costosos y prolongados.
Este plazo es, probablemente, el más crítico de toda la gestión marcaria. Una startup sin sistema de vigilancia activo sencillamente no sabrá que ese plazo ha comenzado a correr. Cuando lo descubra, ya habrá transcurrido.
En nuestra firma asesoramos con regularidad a empresas que detectan conflictos de marca en fase avanzada, cuando el tercero ya ha obtenido su registro y opera bajo un signo confundible en mercados que son relevantes para la startup. En esos casos, las opciones son la nulidad del registro contrario – un procedimiento contencioso ante la EUIPO o la OEPM – o la acción judicial de violación de marca ante los juzgados de lo mercantil. Ambas alternativas son sustancialmente más costosas que una oposición oportuna.
¿Cuánto se puede perder por no actuar en plazo? La respuesta más precisa es: el control sobre un activo que define la identidad comercial de la empresa.
La marca es el intangible más visible. Pero en una startup tecnológica, el secreto empresarial (know-how) puede valer tanto o más que la propia marca.
La normativa de protección del secreto empresarial en España, alineada con la Directiva europea sobre la materia, otorga protección a la información técnica, comercial o financiera que sea secreta, que tenga valor comercial derivado de su carácter reservado y que el titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla confidencial. Los tres requisitos son acumulativos.
El problema que encontramos con frecuencia es que las startups documentan el primer y el segundo requisito, pero descuidan el tercero. No tienen un inventario formal de sus secretos, no han implementado controles de acceso adecuados ni han firmado acuerdos de confidencialidad (NDA) sistemáticos con empleados clave, asesores y potenciales inversores. Cuando un competidor incorpora a un exdirector técnico y replica su tecnología, la empresa descubre que no puede acreditar haber adoptado medidas razonables de protección.
La vigilancia de intangibles, por tanto, no se limita a las marcas. Incluye monitorizar el mercado laboral y de startups para detectar movimientos de personal con acceso a información sensible, supervisar las condiciones de los contratos de licencia suscritos y revisar periódicamente que los controles internos de confidencialidad funcionan.
Los inversores institucionales – fondos de venture capital, family offices con vocación tecnológica, corporates – realizan procesos de diligencia debida exhaustivos antes de comprometer capital. La propiedad industrial ocupa un lugar específico en esa revisión.
Un expediente de marcas ordenado, con cobertura geográfica coherente con el plan de negocio, sin conflictos pendientes y con un sistema de vigilancia activo, transmite al inversor un mensaje nítido: el equipo fundador gestiona sus intangibles con seriedad. Lo contrario genera dudas que se materializan en ajustes de valoración, cláusulas de retención o condiciones suspensivas ligadas a la regularización de la situación marcaria.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales, y la conclusión invariable es que el coste de abordar la propiedad industrial de forma preventiva es una fracción del coste de resolverla de forma reactiva en el contexto de una due diligence.
Hay también una dimensión de deuda técnica jurídica que los fundadores suelen subestimar. Una startup que ha operado dos o tres años sin registrar su marca en la UE, que ha permitido el uso de su nombre en mercados extranjeros sin acuerdos de licencia formales y que no tiene documentados sus secretos empresariales, acumula una contingencia que no aparece en el balance pero que cualquier abogado experimentado detectará en la primera jornada de due diligence.
En el ecosistema de startups, es frecuente que distintas entidades del grupo – la holding, la filial operativa, el vehículo de distribución – usen la marca sin que exista un contrato de licencia formalizado entre ellas. Esta práctica, cómoda en los primeros estadios de desarrollo, se convierte en un problema serio cuando llega la inversión o la desinversión.
Un contrato de licencia bien redactado define quién puede usar la marca, en qué territorios, para qué productos o servicios y bajo qué condiciones de calidad. La supervisión de la calidad por parte del licenciante no es un formalismo; es un requisito sustantivo. Una licencia sin control de calidad puede ser invocada por terceros para defender que la marca ha perdido capacidad distintiva.
La pregunta que planteamos con frecuencia a nuestros clientes es simple: si mañana un inversor pide el organigrama de titularidades de propiedad industrial y los contratos de licencia vigentes, ¿está ese documento listo? Si la respuesta no es un "sí" inmediato, el trabajo debe comenzar hoy.
Los contratos de licencia también son instrumentos de gobierno cuando la startup trabaja con distribuidores, agentes o franquiciados. Un distribuidor que usa la marca del fabricante sin licencia escrita puede, en determinados supuestos, generar derechos de uso que compliquen la terminación de la relación comercial.
Existe la percepción de que el asesoramiento en propiedad intelectual es propio de empresas consolidadas con carteras de cientos de marcas y patentes. En nuestra experiencia, es exactamente lo contrario: las decisiones más importantes se toman en los primeros dieciocho meses de vida de una startup.
En esa fase inicial se elige el nombre comercial, se decide la estructura societaria que albergará los activos intangibles, se firman los primeros acuerdos de confidencialidad y los contratos con los cofundadores y desarrolladores – que deben incluir cláusulas claras de cesión de propiedad intelectual a la empresa –, y se solicitan, o no, los primeros registros de marca.
Un abogado especialista en propiedad intelectual y tecnología que acompaña a la empresa desde la fase semilla no solo registra marcas. Ayuda a construir la arquitectura del activo intangible de forma que resista un proceso de due diligence exigente. Esa arquitectura incluye el registro de marca ante la OEPM o la EUIPO, la documentación del know-how y los secretos empresariales, los contratos de cesión con los creadores de contenido y código, y los acuerdos de licencia entre entidades del grupo.
Si quiere entender cómo le afecta el estado actual de su cartera de propiedad industrial, escríbanos a info@velardevidal.com.
Las startups en sectores regulados acumulan una capa adicional de complejidad. En fintech y healthtech, la marca no solo identifica un producto: identifica una entidad sujeta a supervisión. Un conflicto marcario en esos sectores puede afectar a la autorización administrativa, a las relaciones con la entidad reguladora y a la confianza de clientes institucionales.
En el sector de la inteligencia artificial generativa, la situación es especialmente dinámica. Los nombres de modelos, los identificadores de API y los logotipos de productos derivados de un modelo fundacional se multiplican a gran velocidad. Mantener un sistema de vigilancia actualizado en ese entorno requiere parámetros más amplios y una revisión más frecuente.
Nuestro equipo asesora a empresas tecnológicas en la gestión de sus activos de propiedad intelectual y tecnología, incluyendo la vigilancia de marcas, la protección del software y la estructuración de contratos de licencia adaptados a modelos de negocio basados en datos e inteligencia artificial. Puede consultar nuestra práctica completa en propiedad intelectual y tecnología.
El análisis de los expedientes que revisamos en procesos de due diligence arroja un patrón recurrente. No se trata de casos aislados: son errores sistémicos que se reproducen con independencia del sector, el tamaño o la madurez de la empresa.
El primer error es el más básico: operar con una marca sin registrar porque "el dominio ya está comprado". El registro del dominio no confiere ningún derecho de exclusiva sobre la marca. Un tercero puede registrar una marca idéntica o similar ante la OEPM o la EUIPO y, en determinadas circunstancias, reclamar la transferencia del nombre de dominio.
El segundo error es limitar el registro al territorio español cuando el mercado objetivo es europeo o global. Una marca registrada únicamente en España no ofrece protección ni en Portugal, ni en Alemania, ni en los Países Bajos. Si un competidor europeo registra antes un signo similar en otro Estado miembro, la expansión internacional de la startup encontrará un obstáculo costoso.
El tercer error es no registrar las clases correctas. El registro de marca se organiza por clases de productos y servicios. Una startup que registra su marca solo en la clase de software puede encontrar que un tercero ha registrado la misma marca para servicios de consultoría tecnológica o para hardware complementario.
El cuarto error, y el más difícil de resolver retroactivamente, es no documentar la titularidad del código y del contenido. Si los desarrolladores de la primera versión del producto no firmaron un contrato que incluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual a la sociedad, la empresa puede no ser la titular legal de su propio software. Este error aflora invariablemente en la due diligence.
La vigilancia de marcas como disciplina preventiva es también una forma de documentar el uso real de la marca en el mercado, lo que refuerza su validez frente a posibles acciones de caducidad por no uso. En este sentido, puede resultar útil revisar las diferencias entre modelos de software y sus implicaciones de propiedad intelectual en nuestra comparativa sobre software propietario frente a licencia abierta.
Un programa de vigilancia marcaria eficaz tiene tres componentes: tecnológico, jurídico y organizativo. Los tres son necesarios. Ninguno es suficiente por sí solo.
El componente tecnológico consiste en contratar servicios especializados de monitorización que rastrean las publicaciones de la OEPM, la EUIPO y los principales registros internacionales. Estos servicios generan alertas cuando se publica una solicitud de marca que supera un umbral de similitud predefinido. La calidad del sistema depende en gran medida de la precisión con que se definan los parámetros de búsqueda.
El componente jurídico es la interpretación de esas alertas. No toda similitud formal constituye un conflicto accionable. El análisis requiere evaluar la similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos y servicios, y el riesgo de confusión para el consumidor medio. Un abogado especialista en propiedad intelectual traduce esa evaluación en una recomendación de acción: oposición, carta de cese, negociación de coexistencia o simple seguimiento.
El componente organizativo es la integración del programa en los procesos internos de la empresa. Alguien debe ser responsable de revisar las alertas, escalarlas al asesor jurídico y adoptar decisiones dentro de los plazos legales. En una startup de tamaño reducido, esa responsabilidad recae habitualmente en el director jurídico interno o, en su ausencia, en el director financiero. Lo importante es que esté asignada.
La vigilancia, además, no se limita a las bases de datos registrales. Un programa completo incluye también el monitoreo de nombres de dominio recién registrados, de perfiles en redes sociales y de menciones en el mercado digital. El uso no registrado de una marca ajena puede constituir una infracción tanto como el registro formal.
Las siguientes verificaciones deben completarse antes de iniciar cualquier proceso de due diligence por parte de un inversor:
Este inventario no es exhaustivo. Cada empresa tiene una cartera de intangibles con características propias. Pero es el punto de partida que cualquier proceso de due diligence exigirá.
Para una perspectiva sobre la gestión de activos intangibles en contextos más amplios, puede consultar también nuestra referencia sobre estrategia de acuerdo en la resolución de disputas complejas, que ilustra la importancia de la planificación preventiva en cualquier tipo de activo empresarial.
La protección de la propiedad industrial forma parte de una estrategia jurídica más amplia para empresas tecnológicas y de crecimiento. En Velarde & Vidal asesoramos también en protección de datos y compliance para plataformas digitales, en la estructuración societaria de grupos tecnológicos y en la negociación de contratos de licencia y de inversión. Estas materias se superponen con frecuencia en las operaciones de venture capital, donde la diligencia debida abarca simultáneamente la propiedad industrial, el cumplimiento normativo en materia de datos y la estructura corporativa del grupo.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
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