En el sector del turismo y la hostelería, la marca es con frecuencia el activo más valioso que una empresa posee. Hoteles boutique, cadenas de restauración, plataformas de experiencias o grupos de gestión vacacional compiten en un mercado donde el nombre, el logotipo y la reputación preceden al producto. Cuando otra empresa opera bajo un signo similar, la oportunidad de resolver la situación de forma ordenada mediante un acuerdo de coexistencia puede desvanecerse rápidamente si la dirección no actúa en el momento oportuno. La ventana para negociar se cierra.
La hostelería y el turismo presentan una estructura de mercado que favorece la aparición de marcas similares. Decenas de miles de establecimientos coexisten en un mismo territorio, muchos surgidos de proyectos familiares sin asesoramiento inicial. El resultado es previsible: denominaciones que convergen, sobre todo en términos evocadores del paisaje, la gastronomía o la tradición local.
Hemos observado en nuestra práctica que la colisión de marcas en hostelería suele activarse en tres momentos concretos. El primero, cuando un operador intenta expandirse a una nueva provincia o comunidad autónoma y descubre que su nombre ya está registrado allí. El segundo, cuando una franquicia o cadena comienza a captar reservas en zonas donde un hotel independiente lleva años operando con ese mismo nombre. El tercero, cuando la internacionalización exige registrar la marca en la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y aparece una oposición de un titular extranjero.
¿Cuál es el error más frecuente que vemos? Esperar a que el conflicto se materialice en pérdida de reservas o en un requerimiento formal antes de actuar. Para entonces, la posición negociadora se ha debilitado de forma significativa.
Un dato que ilustra la magnitud del sector: según las estadísticas anuales de la OEPM, las clases del Nomenclátor de Niza relacionadas con servicios de alojamiento, restauración y ocio figuran sistemáticamente entre las de mayor volumen de solicitudes en España. La densidad de marcas en este espacio hace que los conflictos no sean excepcionales, sino estructurales.
Un acuerdo de coexistencia es un contrato privado entre dos titulares de marcas que delimita el espacio jurídico y comercial en que cada uno puede operar. No es una licencia de marca: en la licencia, uno cede derechos de uso al otro. En la coexistencia, ambos conservan sus derechos, pero acotan su ejercicio para evitar la confusión en el mercado.
Las cláusulas nucleares de cualquier acuerdo de este tipo en turismo y hostelería son las siguientes.
El alcance del registro, los contratos de licencia y la protección del secreto empresarial definen quién controla el intangible. Un acuerdo de coexistencia bien estructurado es la diferencia entre una marca que vale y una marca disputada en litigación durante años.
A continuación desarrollamos la secuencia operativa que seguimos cuando una empresa del sector nos plantea un conflicto de marca. Cada fase tiene sus propios plazos y decisiones críticas.
Antes de negociar, hay que saber desde dónde se negocia. Eso exige conocer con exactitud el estado registral de la marca propia: si está registrada, en qué clases del Nomenclátor, en qué territorios y con qué fecha de prioridad. El principio de prioridad registral determina quién tiene mejor derecho. Una marca con anterioridad registral en la OEPM tiene posición negociadora más sólida que una marca con uso prolongado pero sin registro.
También es el momento de evaluar si existe algún defecto de forma o de fondo en el propio registro que la otra parte podría explotar durante la negociación.
El segundo paso es cartografiar la posición de la otra parte. ¿Está su marca registrada en la OEPM, en la EUIPO o en ambas instancias? ¿Con qué fecha de prioridad? ¿En qué clases? ¿Ha habido uso efectivo acreditado? La falta de uso real de una marca registrada es, en determinadas circunstancias, un argumento de presión legítimo en la negociación.
Un registro de marca de la Unión Europea tiene vigencia de diez años renovables y confiere protección en todos los estados miembros. Si la contraparte tiene una marca UE registrada en la EUIPO, el ámbito territorial de la disputa es potencialmente mucho más amplio que si solo dispone de un registro nacional.
La forma en que se abre la negociación condiciona su resultado. Un requerimiento judicial o una oposición formal ante la OEPM o la EUIPO coloca a la otra parte en posición defensiva. A veces es la opción correcta; con más frecuencia no lo es, especialmente si ambas empresas operan en la misma comarca turística y tienen interés en preservar la relación comercial.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la vía más eficaz es una carta de contacto formal que identifique el conflicto, exponga la posición propia con claridad y proponga explorar un acuerdo extrajudicial. Esta carta no es un ultimátum: es una propuesta de diálogo estructurado.
Una vez ambas partes aceptan explorar un acuerdo, comienza el intercambio de información. Cada parte verifica los registros de la otra, los usos acreditados y el alcance real de su implantación en el mercado. Es frecuente suscribir en esta fase un acuerdo de confidencialidad (NDA) para que la información comercial compartida durante la negociación no pueda utilizarse posteriormente en un eventual litigio.
La diligencia debida (due diligence) en esta fase tiene por objeto también detectar riesgos ocultos: si la marca de la contraparte está pignorada, si existe algún procedimiento de caducidad en curso o si hay terceros con derechos anteriores que ninguna de las dos partes ha considerado.
Los puntos de mayor fricción en los acuerdos de coexistencia en turismo son tres.
El primero es la delimitación digital. Las restricciones geográficas que funcionan en el mundo físico se tensionan en el entorno online. Un hotel de Tarragona con presencia en Booking.com aparece en los resultados de cualquier usuario en cualquier lugar. La solución más habitual es establecer restricciones de uso en palabras clave de publicidad de pago y acordar disclaimers en los canales digitales compartidos.
El segundo punto es la cláusula de no expansión. Las empresas del sector turístico tienen vocación de crecer: abrir nuevos establecimientos, sumar destinos, incorporar franquiciados. Una cláusula de no expansión excesivamente rígida puede convertirse en un obstáculo estratégico para la empresa. Conviene negociarla con horizontes temporales y geográficos razonables, con mecanismos de revisión periódica.
El tercero es la gestión del cambio de control. Si una de las partes es adquirida por un fondo de inversión o por una cadena hotelera, ¿qué ocurre con el acuerdo? La respuesta debe estar en el texto del contrato, no en la buena voluntad de las partes.
El acuerdo debe formalizarse por escrito y, en la mayoría de los casos, es recomendable comunicarlo a la OEPM o a la EUIPO para que obre en los expedientes registrales correspondientes. Si el acuerdo incluye compromisos de retirada de oposiciones o de modificación de solicitudes, esas actuaciones deben realizarse dentro de los plazos procedimentales vigentes.
Si el acuerdo implica una cesión parcial de derechos sobre la marca o constituye una licencia encubierta, puede ser necesaria su inscripción registral para que produzca efectos frente a terceros. Este es un extremo que con frecuencia se pasa por alto y que puede tener consecuencias relevantes en una operación de M&A posterior.
¿Qué plazos debe tener presentes la dirección de una empresa turística o de hostelería?
El más urgente es el plazo de oposición a una solicitud de marca publicada en los boletines de la OEPM o de la EUIPO: dos meses desde la publicación. Superado ese plazo sin formular oposición, el titular anterior pierde la oportunidad de impedir el registro. La única vía posterior es la acción de nulidad, más costosa y más incierta.
El segundo plazo relevante es el de renovación de las marcas propias. Las marcas nacionales tienen una duración de diez años renovables. Una marca caducada por falta de renovación es una marca que cualquier tercero puede solicitar. En operaciones de venta de activos hoteleros o de transmisión de cadenas, el estado registral de las marcas es uno de los primeros puntos que verifica el comprador.
El tercer elemento temporal crítico es el uso efectivo. La normativa de propiedad industrial establece que una marca puede ser objeto de caducidad si no se ha utilizado de forma efectiva durante un período continuado. En una negociación, acreditar el uso real de la marca propia refuerza la posición y debilita cualquier amenaza de caducidad que pueda esgrimir la contraparte.
Asesoramos con regularidad a empresas que detectan el problema en el momento equivocado: cuando ya han recibido un requerimiento, cuando la oposición ya ha sido resuelta o cuando la marca que debían registrar ha sido concedida a un tercero. El coste del asesoramiento temprano es siempre menor que el coste de la reacción tardía.
Una creencia extendida entre directivos y propietarios de empresas turísticas es que con tener la marca registrada en España ya está todo protegido. Esta creencia es parcialmente correcta y, precisamente por eso, peligrosa.
El registro en la OEPM protege en el territorio español. No protege en Portugal, en Francia, en Italia ni en ningún otro mercado donde la empresa pueda tener o querer tener presencia. Un grupo hotelero que opera en la Costa del Sol y recibe un número significativo de clientes del Reino Unido o de Alemania puede ver su marca registrada en esos países por un tercero sin ningún impedimento si no ha extendido la protección a esas jurisdicciones.
El alcance del registro, los contratos de licencia y la protección del secreto empresarial definen en última instancia quién controla el intangible. Una cadena de restauración que franquicia su modelo sin haber registrado la marca en cada territorio de expansión está construyendo sobre un cimiento inseguro.
La marca de la Unión Europea, gestionada ante la EUIPO con sede en Alicante, ofrece cobertura en todos los estados miembros mediante un único registro. Para empresas turísticas con vocación europea, es el instrumento más eficiente. Pero incluso la marca UE tiene sus límites: no cubre el Reino Unido tras el Brexit, ni Suiza, ni los mercados de América Latina o Asia donde el turismo emisor o la expansión de cadenas puede ser relevante.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales en procesos de expansión internacional. La lección que se repite es siempre la misma: el momento de registrar es antes de que surja el conflicto, no después.
Un acuerdo de coexistencia no es solo un contrato de propiedad industrial. Tiene implicaciones fiscales y societarias que conviene anticipar.
Si el acuerdo incluye contraprestaciones económicas entre las partes, ya sea a modo de pago único, de royalties periódicos o de compensaciones por restricciones de uso, esas contraprestaciones tienen tratamiento fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y pueden estar sujetas a retención o a IVA según su naturaleza. En operaciones entre empresas de distintos países, la cuestión de los precios de transferencia puede ser relevante.
Desde la perspectiva societaria, si la marca está titularizada en una sociedad del grupo distinta de la que explota el establecimiento hotelero o turístico, el acuerdo de coexistencia con un tercero puede afectar también a las relaciones internas del grupo. La estructura de titularidad de los intangibles es una decisión estratégica que debe ser coherente con la estructura corporativa y con la planificación fiscal del conjunto.
Para operaciones de mayor complejidad, la práctica de propiedad intelectual y tecnología de Velarde & Vidal trabaja coordinadamente con el área de propiedad intelectual y tecnología para dar una respuesta integrada que contemple todos los ángulos del problema.
La secuencia que describimos a continuación ilustra el patrón más frecuente que encontramos en el sector.
Un grupo hotelero familiar con establecimientos en tres provincias ha operado durante quince años bajo una denominación reconocible en su mercado. No ha registrado la marca porque "siempre ha funcionado así". Un competidor solicita esa denominación ante la OEPM para una clase relacionada. El grupo detecta la solicitud publicada en el boletín oficial cuando quedan pocos días para que expire el plazo de oposición.
En ese contexto de urgencia, la única opción disponible es la oposición formal. El procedimiento consume tiempo, recursos y atención directiva. Si el competidor tiene registros anteriores en otras clases o territorios, la posición del grupo es más débil de lo que hubiera sido con un registro previo bien estructurado.
El mismo problema, abordado dos años antes, hubiera tenido una solución mucho más eficiente: registro preventivo, vigilancia de marcas activa y, en su caso, apertura de un diálogo de coexistencia desde una posición de igualdad o de ventaja.
Para empresas del sector con vocación de crecimiento, recomendamos incorporar la gestión de intangibles al ciclo de planificación estratégica. No como un trámite puntual, sino como una práctica sistemática: auditoría anual de registros, vigilancia de solicitudes de terceros y revisión de los acuerdos existentes cuando se produzcan cambios en la estructura societaria o en la actividad de la empresa.
En la práctica de los acuerdos de coexistencia, el valor del asesor no está únicamente en redactar el contrato. Está en la capacidad de evaluar la posición negociadora de la empresa antes de sentarse a negociar, de identificar los riesgos que la contraparte puede esgrimir y de estructurar el acuerdo de forma que sea sostenible a lo largo del tiempo, incluso cuando las circunstancias del negocio cambien.
Para empresas que también gestionan operaciones inmobiliarias en el sector turístico, los procesos de negociación y estructuración contractual comparten muchas de las técnicas descritas en nuestra guía sobre cómo articular operaciones en inmobiliario y construcción, especialmente en lo que respecta a la gestión de plazos y a la revisión de activos intangibles en operaciones de compraventa.
La siguiente lista de verificación está diseñada para que la dirección de una empresa turística o de hostelería pueda evaluar su posición antes de iniciar cualquier negociación.
Quienes asesoran en esta materia de forma regular, como hacemos en Velarde & Vidal, saben que el acuerdo de coexistencia es también un contrato de convivencia. Su durabilidad depende de que sea percibido por ambas partes como justo y operativamente sostenible. Un acuerdo desequilibrado que beneficia excesivamente a una parte es un acuerdo que se impugnará o se incumplirá en cuanto las circunstancias cambien.
La negociación de acuerdos de coexistencia se inscribe dentro de una gestión integral de la cartera de intangibles de la empresa. En Velarde & Vidal ofrecemos asesoramiento en registro y protección de marcas ante la OEPM y la EUIPO, auditoría de propiedad intelectual, estructuración de contratos de licencia y asistencia en procedimientos de oposición y nulidad. Para empresas turísticas con presencia fuera de España, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para garantizar una protección coherente en cada mercado.
Si su empresa opera en Galicia o el noroeste de la Península, puede encontrar información específica sobre nuestra presencia y enfoque en la práctica de propiedad intelectual y tecnología en A Coruña.
Para una primera valoración, escríbanos a info@velardevidal.com.
Plantear mi casoEste contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.